En este post te cuento cómo se regula la propiedad intelectual sobre los trabajos derivados en los acuerdos de confidencialidad y por qué es fundamental dejarlo por escrito antes de compartir. Porque proteger una idea no es solo cuestión de guardarla… también de anticipar lo que otros podrían hacer con ella.

¿Qué es el trabajo derivado?

Se entiende por trabajo derivado toda obra, desarrollo, mejora, adaptación o modificación que se base, directa o indirectamente, en información confidencial divulgada en virtud del acuerdo. Dichos desarrollos pueden tener implicaciones significativas en términos de propiedad intelectual, especialmente cuando incorporan conocimiento técnico o know-how protegido.

En este contexto, si el NDA no autoriza expresamente la creación de desarrollos derivados, la empresa B podría estar incurriendo en un incumplimiento contractual e incluso en una infracción de derechos de propiedad intelectual.

¿Y si es un trabajo derivado basado en información no confidencial?

En ese caso, el tratamiento jurídico sería diferente dependiendo del caso:

• Información de dominio público:

a. pueden crear trabajos derivados sin restricciones, sin infracción legal y adquiriendo su titularidad.

b. Ej: patentes caducadas, artículos científicos, conocimientos generales.

• Información pública pero protegida:

a. Aunque sea accesible, puede tener derechos (autor, licencias, patentes activas).

b. Solo puedes derivar si respetas esos derechos (por ejemplo, licencias de software como GPL o Creative Commons).

• Casos mixtos o dudosos:

a. Si se usó información aparentemente pública pero combinada con know-how confidencial, puede haber infracción.

b. Especial cuidado si se firmó un NDA o hubo acceso previo a información no pública.

Régimen habitual en los NDA

En el contexto de los acuerdos de confidencialidad (Non-Disclosure Agreements, NDA), la regulación de los derechos de propiedad intelectual sobre los trabajos derivados constituye un aspecto esencial para preservar los intereses jurídicos y comerciales de las partes implicadas.

En términos generales, los NDA establecen con claridad que:

• La divulgación de información confidencial no implica cesión ni licencia, expresa o implícita, sobre derechos de propiedad intelectual preexistentes.

• Cada parte mantiene la titularidad plena sobre su propiedad intelectual anterior a la firma del acuerdo.

• Se prohíbe expresamente el uso de la información confidencial para fines distintos de los previstos en el NDA, incluyendo, salvo autorización previa y expresa, el desarrollo de trabajos derivados.

Una cláusula tipo podría establecer lo siguiente:

“La Parte Receptora se abstendrá de utilizar la Información Confidencial para desarrollar, directa o indirectamente, cualquier invención, diseño, mejora, proceso, obra o cualquier otro desarrollo técnico o comercial, sin la autorización previa y por escrito de la Parte Divulgadora. En ningún caso la posesión de Información Confidencial conferirá a la Parte Receptora derecho alguno sobre dicha información ni sobre los desarrollos que de ella pudieran derivarse.”

Titularidad de los trabajos derivados

En aquellos supuestos en los que se prevea una eventual colaboración técnica o un desarrollo conjunto, es recomendable que las partes suscriban, además del NDA, un acuerdo específico de colaboración (p. ej., Joint Development Agreement) o un convenio de cotitularidad, donde se determine con precisión:

• El régimen de titularidad de los resultados generados.

• Las licencias cruzadas, en su caso.

• Las condiciones de explotación, confidencialidad, publicación y defensa de derechos.

Consecuencias de la omisión regulatoria

La ausencia de regulación expresa en el NDA respecto a los trabajos derivados puede dar lugar a disputas sobre la titularidad y el uso de desarrollos posteriores. En tal caso, la resolución quedará sujeta a la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual e industrial, con los riesgos de inseguridad jurídica que ello implica.

¿Qué dice la legislación española? Cuando no se regula expresamente la propiedad de los trabajos derivados en un contrato (como un NDA), hay que acudir a la legislación general aplicable en España en materia de propiedad intelectual, propiedad industrial y, en su caso, a la normativa sobre secretos empresariales o contratos civiles y mercantiles, que protege al titular original ya que, en general, se recoge que el trabajo derivado no puede explotarse libremente si se basa en una creación o conocimiento ajeno protegido.

Para evitar conflictos, es imprescindible pactar por escrito el régimen de titularidad y uso de los desarrollos derivados, especialmente en contextos de I+D, transferencia tecnológica o colaboraciones empresariales.

¿Qué pasa en otras legislaciones? De forma general, ningún país otorga al creador del trabajo derivado más derechos que al titular original.

Pero en algunos sistemas (EE.UU., Alemania, Francia), se protege más intensamente la aportación creativa del autor del derivado, incluso aunque no pueda explotarla sin autorización.

En ciertos casos (transformaciones muy creativas, uso no comercial, obras huérfanas o en dominio público), el creador del derivado puede obtener protección autónoma o incluso titularidad exclusiva.

El Derecho de la Unión Europea, armonizado en materia de propiedad intelectual, no establece prioridad del creador del derivado sobre el titular original, pero sí:

• Protege los elementos originales aportados por el autor del derivado.

• Exige autorización del titular original, salvo en casos muy concretos (excepciones como parodia, uso educativo, etc.).

• Respeta la autonomía de los Estados miembros para definir el grado de independencia del derivado, siempre que no se vulnere la protección mínima armonizada.